Curso de Taller de Búsqueda de Patentes

Protección de resultados

 

La Universidad de Córdoba genera de forma continua resultados de investigación con diferente grado de aplicación en el mercado, que deben ser protegidos por su posible transferencia a los sectores socio-económicos interesados en su explotación. Para impulsar la valoración de la investigación y proteger con garantías los resultados obtenidos gracias a ella por parte de los integrantes de la Universidad de Córdoba, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) presta el soporte técnico, tanto para la preparación de una solicitud de patente y su posterior tramitación, como para la búsqueda de empresas interesadas en su explotación

¿Por qué proteger el conocimiento generado en la Universidad? 

Las invenciones realizadas en las Universidades suelen ser básicas y los resultados de investigación necesitan inversión para su desarrollo. Protegerlos ayuda a encontrar empresas a las que transferirlos, ya que las empresas están más dispuestas a invertir en ellos, si cuentan con un monopolio en la comercialización, ya que ¿quién desarrolla un producto o proceso si no tiene ciertas garantías frente a copias?

Además cada día hay un mayor reconocimiento de la Transferencia de Conocimiento en el currículo de los investigadores, si bien para sean valoradas, las patentes deben estar en explotación.

Los principales servicios de la OTRI en este sentido son:

  • Asesoramiento sobre:
    • Forma de protección adecuada.
    • Acuerdos de cotitularidad de patentes.
    • Contratos de licencia de explotación de patentes.
    • Corrección de cláusulas referidas a propiedad industrial e intelectual en contratos y proyectos
  • Realización de búsquedas y de estudios y/o informes de patentabilidad.
  • Preparación, tramitación y/o seguimiento de solicitudes de patentes en las que la Universidad de Córdoba figure como titular o cotitular.
  • Búsqueda de empresas para la comercialización de patentes.
  • Difusión de la oferta de patentes de la Universidad de Córdoba.
  • Modalidades de protección de las innovaciones. ¿Qué tipo de protección es la adecuada?

Los llamados “Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial” comprenden varias modalidades jurídicas, entre las que están las siguientes:

Patentes

Una patente es un Título de Propiedad Industrial otorgado por el estado al titular de una invención, mediante el cual se le concede, a cambio de ser dada al conocimiento público, el derecho a su explotación en exclusiva, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin su consentimiento, en un territorio concreto, durante un tiempo determinado. La patente puede referirse a un procedimiento, un aparato, un producto o a un perfeccionamiento o mejora de los mismos, siempre que cumpla los denominados requisitos de patentabilidad.

La patente puede referirse a un procedimiento, un aparato, un producto o a un perfeccionamiento o mejora de los mismos, siempre que cumpla con los tres requisitos de patentabilidad:

a)    Novedad.- El requisito de la novedad obliga a que la invención no esté comprendida dentro del estado de la técnica, entendiéndose como tal todo lo que se ha hecho accesible al público por cualquier medio y en cualquier lugar del mundo con fecha anterior a la presentación de la solicitud en el registro.

b)    Actividad inventiva.- Se refiere a aquella actividad que no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. El estado de la técnica que se tiene en cuenta es el conjunto de los conocimientos existentes en general y de modo unitario.

c)    Aplicación industrial.-Supone que el objeto de la invención puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. A todos estos requisitos se suma la denominada suficiencia de la descripción, requisito por el que la invención para la que se solicita protección se tiene que describir de forma que cualquier experto en la materia pueda reproducirla con la información contenida en la solicitud.

A todos estos requisitos se suma la denominada suficiencia de la descripción, requisito por el que la invención para la que se solicita protección se tiene que describir de forma que cualquier experto en la materia pueda reproducirla con la información contenida en la solicitud.

Características de las patentes

  • Duración de las patentes: 20 años improrrogables
  • El objeto del derecho de exclusiva se define en las reivindicaciones.
  • Las patentes o solicitudes de patente pueden ser cedidas o licenciadas a otras personas (contrato de licencia y de cesión de patente).
  • El inventor siempre tiene derecho a constar como tal en la solicitud.
  • El plazo de prioridad es de 12 meses desde la solicitud

 

¿Qué no se puede patentar? ¿Qué no se puede proteger?

Hay resultados de investigación que no se consideran invenciones o que constituyen excepciones no patentables. En particular, no serán patentables:

  • Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos
  • Obras literarias o artísticas u otra creación estética
  • Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, económico-comerciales o juegos (Business methods no están excluidos en US, JP).
  • Programas de Ordenador (pero sí son patentables las invenciones implementadas en ordenador)
  • Formas de presentar las informaciones
  • Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal
  • Invenciones en contra de las buenas costumbres o en contra del orden público
  • Los procedimientos de clonación o modificaciones de la identidad genética germinal de seres humanos
  • Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
  • Las variedades vegetales y las razas/variedades  animales. (pero las nuevas variedades vegetales se pueden registrar, y los animales modificados genéticamente no son razas y sí se pueden patentar, siempre que no supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial)
  • Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales
  • Los métodos de diagnóstico, tratamiento quirúrgico o terapéutico aplicados al cuerpo humano o animal
  • El cuerpo humano, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos (incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen).

Titularidad de las patentes en la Universidad de Córdoba

La titularidad de las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación viene regulada en el artículo 21 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, cuyo contenido completo es el siguiente:

Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.
1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.
A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el personal técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación, también tenga la consideración de personal de investigación.
2. Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser comunicadas por escrito a la entidad pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personal investigador llevará consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes.
3. El organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.
Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2.
4. El investigador tendrá en todo caso derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invenciones al autor de las mismas, reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación o una participación de los beneficios que se obtengan de la explotación de esas invenciones determinada de conformidad con lo dispuesto en los apartados 6 y 7.
5. En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.
6. El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y la cuantía de la participación del personal investigador de la universidad en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con la explotación de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en el artículo 64 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

 

El artículo 83 de los Estatutos de la UCO, por su parte estipula lo siguiente:

Artículo 83. Propiedad intelectual e invenciones.
1. La titularidad de las invenciones realizadas con los medios personales, materiales y de conocimiento de la Universidad por su personal en cumplimiento de sus funciones, corresponde a la Universidad. Asimismo, corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones conseguidas como resultado de los trabajos realizados en ejecución de los contratos autorizados al Personal Docente e Investigador conforme a la legislación universitaria, salvo que contractualmente se haya establecido un destino ajeno a la Universidad

....


4. Toda invención a la que se refiere el presente artículo debe ser notificada por su autor o autores a la Universidad inmediatamente y por escrito. La Universidad, en el ejercicio de sus funciones de transferencia de los resultados de la investigación, de apoyo a los investigadores y de asesoramiento y tramitación de las patentes de las invenciones, podrá establecer reglamentariamente, entre otras cuestiones, los requisitos convenientes para asegurar la necesaria confidencialidad de las invenciones durante la fase de la mencionada tramitación de las patentes.
5. El personal tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que la Universidad obtenga de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el apartado primero de este artículo.
6. El Consejo de Gobierno determinará los porcentajes de participación en los beneficios obtenidos por la Universidad de la explotación de sus derechos sobre las invenciones universitarias.

Los porcentajes a los que se refiere el punto 6 fueron regulados por la UCO por acuerdo del Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria de 23/05/2008.

Modelo de utilidad

Protege invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. A estas invenciones se les exige menor rango inventivo que a las protegidas por las patentes, basándose, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.
  • No pueden ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas
  • Duración 10 años improrrogables
  • Se exige novedad a nivel mundial, exactamente igual que con las patentes, pero se considera que tienen actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia
  • En la tramitación nacional no se tiene que solicitar el Informe sobre el Estado de la Técnica (abarata los costes de tramitación).

Diseño industrial

El Diseño Industrial es una modalidad pensada para la protección jurídica de las creaciones de forma. Un diseño industrial otorga a su titular un derecho exclusivo ( a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento) sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.
  • Duración 5 años prorrogables hasta un máximo de 25.

Marcas y signos distintivos

Para la protección jurídica de los signos distintivos, la OEPM concede marcas de productos y servicios y nombres comerciales.Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un producto o servicio en el mercado. Pueden ser marcas todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. En particular, las palabras o combinaciones de palabras, imágenes figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras o formas tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación). El nombre comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil. Los nombres comerciales, como títulos de propiedad industrial, son independientes de los nombres de las sociedades inscritos en los Registros Mercantiles.
  • Duración 10 años prorrogables indefinidamente.

Propiedad intelectual

Son objeto de P. Intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte (se incluyen los programas de ordenador, bases de datos y páginas web)

Las creaciones intelectuales son el fruto de la creatividad intelectual de las personas y quedan protegidas desde el momento de su creación. El problema que aparece es siempre probar su creación. Para conseguir esta “prueba” existen diversas opciones como los Registros de la Propiedad Intelectual, los Registros ante Notario o la Difusión notoria.
Cuando se divulga una obra es importante comunicar a terceros que los derechos de explotación están reservados. Para ello, basta colocar el símbolo © al principio de la obra (en el caso de programas de ordenador, se colocará en la primera pantalla, en los manuales, etc…) delante del nombre de los titulares y autores, precisando el año y lugar de divulgación: © Universidad de Córdoba. Córdoba – 2023

Protección de sotfware

Cada día es más frecuente generar resultados de investigación que llevan asociados programas de ordenador. En la OTRI le asesoraremos sobre la mejor forma de proteger este tipo de resultados. No obstante, es importante tener en cuenta algunos aspectos fundamentales: A la hora de proteger un programa de ordenador es muy importante reforzar la protección que otorgan los derechos de autor. (ENLACE ) Esto puede hacerse mediante:
  • Vías Mecánicas, Físicas y Lógicas, consistentes en la necesaria utilización de un mecanismo al margen del programa para poder ejecutarlo.
  • Vías Registrales, consistentes en preconstituir una prueba de creación y por tanto de autoría del programa.
  • Registro en documento público ante Notario.
  • Inscripción en el Registro General de la Propiedad Intelectual

Secreto industrial

Es un procedimiento de protección aplicable a todo tipo de tecnologías. Es evidente que, si solo un número reducido de personas tiene acceso a un conocimiento útil, estos adquieren cierta ventaja sobre sus “competidores”. No obstante, es un método no exento de riesgos ya que si un tercero llegase al mismo resultado, no se tendría ningún derecho en exclusiva sobre el mismo. El secreto industrial más que un auténtico sistema de protección frente a todos consiste en una obligación jurídica de determinadas personas involucradas en la misma, por lo que hay que tomar medidas activas de protección del secreto, entre las que se encuentran los acuerdos de confidencialidad. En cualquier caso, aunque es una forma de protección que ofrece problemas, hay materias cuyo mantenimiento en secreto es la mejor vía de explotar en exclusiva una tecnología o conocimiento; en algunos casos la única, en el supuesto de materias no protegibles. También puede ser aconsejable para partes de una tecnología, es decir mantener en secreto una parte y otras protegerlas por otras vías.

Procedimiento para proteger resultados de investigación

Con carácter general, los pasos a seguir para proteger un resultado de investigación son los siguientes:

  • Comunicación del resultado a la OTRI

Una vez alcanzado un resultado de investigación, debe ser comunicado a la OTRI para su promoción y posible protección. Para que se proteja, esta comunicación debe ser previa a cualquier tipo de publicación o divulgación (no solo la publicación de artículos dificulta la protección. El depósito de una tesis, su lectura, las actas de congresos, entrevistas de prensa o cualquier divulgación demostrable invalidan la novedad que se requiere para proteger un resultado de investigación). El investigador debe enviar a la OTRI, a través de este formulario, el impreso de comunicación de resultados cumplimentado para ser evaluado y posteriormente si procede decidir la forma de protección más adecuada.  

  • Documentación necesaria para la OEPM

Cuando la OTRI estime que se dan todos los requisitos necesarios para solicitar la protección, presentará la solicitud y realizará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), los trámites establecidos por la Ley y el Reglamento de Patentes

Los apartados que debe contener una memoria de patente son los siguientes:

  • un título para denominar la invención.
  • una indicación del sector de la técnica al que se refiere la invención.
  • una referencia al estado de la técnica anterior a la fecha de presentación conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención, citando en la medida de lo posible los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.
  • una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo.
  • una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.
  • una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera.
  • la indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

El desarrollo de cada uno de estos apartados se indica con detalle en el documento: Recomendaciones para la elaboración de una memoria de patente. La documentación necesaria para solicitar protección mediante modelo de utilidad es igual que la indicada para las patentes, no siendo necesaria en este caso la presentación de un resumen de la invención. La memoria del modelo de utilidad comprende los mismos apartados y la descripción se redacta siguiendo las mismas indicaciones que se dan en el documento arriba indicado.

  • Un resumen de la invención, junto con los datos del titular o titulares de la patente así como de los inventores.
  • El recibo de haber pagado las tasas correspondientes.
  • Documentación necesaria para la OEPM en programas de ordenador
  • Solicitud de inscripción.
  • Documento de derechos generales.
  • Código fuente y  ejecutable del programa en CD, disquete ó soporte papel.
  • Transferencia de Resultados / Licencias

Para transferir un resultado es necesario establecer contactos con terceras entidades a las que se les enviará la información y/o materiales necesarios para evaluar la viabilidad del resultado y, por consiguiente, su interés en explotarlo. En este momento se hace necesario establecer acuerdos de Confidencialidad y/o de Transferencia de Material. Desde la OTRI nos encargamos de redactar y tramitar estos acuerdos que ofrecen ciertas garantías adicionales tanto a la Universidad de Córdoba como a la entidad receptora de la información. Tras las pertinentes negociaciones y una vez llegado a un acuerdo sobre las condiciones de la transferencia del resultado, se procede a la correspondiente firma del Contrato de Transferencia, usualmente, Contrato de Licencia. (enlace).

Acuerdo de confidencialidad

Mediante este acuerdo, lo que se pretende es intercambiar información entre las partes, sin que pueda utilizarse con un fin distinto al que se establece en el acuerdo y manteniéndose la obligación mutua de no desvelar los conocimientos de la otra parte. Debe quedar constancia de la información que se intercambia Se deberá comunicar a todas las personas que tengan acceso a la información que tiene la obligación de guardarla en secreto en las condiciones acordadas.

Contenido del Acuerdo de Confidencialidad:

  • Propietario/receptor de la información
  • Objeto: mantener la información bajo secreto
  • Motivo por el cual se intercambia la información
  • Usos permitidos a la información intercambiada (que se puede y no se puede hacer)
  • Que tipo de información se va a intercambiar (dibujos, código fuente, informes…)
  • Que aspectos se consideran no confidenciales
  • Como el receptor debe garantizar la confidencialidad
  • Cuanto tiempo debe mantenerse la confidencialidad
  • Legislación aplicable

Acuerdo de Transferencia de Material (MTA)

Mediante este acuerdo se regula el intercambio de materiales tangibles generalmente para su uso en investigación o para su evaluación técnica, entre distintas instituciones. Pueden ser de dos tipos: incoming and outcoming. Los tipos de materiales intercambiados pueden incluir: líneas celulares, proteínas, bacterias, productos químicos o farmacéuticos, incluso software, y cualquier otro material tangible del que sea propietario. Contenido del Acuerdo de Transferencia de Material:

  • Material que se intercambia (descripción en un Anexo).
  • Propósito para el cual el material es intercambiado.
  • Si la entidad que recibe el material tiene que reportarnos sobre los resultados.
  • ¿Pueden publicarse los trabajos realizados con el material?
  • Gestión de patentes o mejoras (Generalmente cotitularidad).
  • Exención de responsabilidades, el Material se transfiere sin garantías.
  • Legislación.

En la OTRI disponemos de modelos de acuerdos de confidencialidad y de transferencia de material

  • Legislación y normativas:

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre Protección de Obtenciones Vegetales.

  • Enlaces:

Oficina Española de Patentes y Marcas

Oficina Europea de Patentes

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Espacenet

Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas

Oficina Japonesa de Patentes

Google Patents

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología(FECYT)